特許制度は発明公開の代償として特許権を付与するものですから、特許権が付与される発明は新規な発明でなければなりません。

「新規性」を有していない発明として、 特許法第29条第1項各号に、日本国内又は外国において、特許出願前に公然知られた発明、公然実施をされた発明、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明が掲げられ、これらの発明は特許を受けることができないとしています。

特許法第29条第1項
産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
一　特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二　特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三　特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明

ここでは、特許の「新規性」はどのように判断されるのかを見て行きたいと思います。

新規性の判断

審査官は、「新規性」の判断をするに当たり、請求項に係る発明の認定と、引用発明の認定とを行い、次いで、両者の対比を行います。対比の結果、相違点がなければ、審査官は、請求項に係る発明が「新規性」を有していないと判断し、相違点がある場合には、引き続き「進歩性」の判断を行うことになります。

請求項に係る発明の認定

審査官は、請求項に係る発明を、請求項の記載に基づいて認定します。審査官は、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮して請求項に記載されている用語の意義を解釈します。

引用発明の認定

審査官は、「先行技術」を示す証拠に基づき、引用発明を認定します。

「先行技術」とは、本願の出願時より前に、日本国内又は外国において、次のいずれかに該当するものです。

本願の出願時より前か否かの判断 は、時、分、秒まで考慮してなされ、外国で公知になった場合については、 日本時間に換算した時刻で比較してその判断がなされます。

■公然知られた発明( 1 号)
■公然実施をされた発明( 2 号)
■頒布された刊行物に記載された発明( 3 号)
■電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明( 3 号)

請求項に係る発明と引用発明との対比

審査官は、認定した請求項に係る発明と、認定した引用発明とを対比をします。

請求項に係る発明と引用発明との対比は、請求項に係る発明の発明特定事項と、 引用発明を文言で表現する場合に必要と認められる事項との一致点及び相違点を認定して行われます。

このとき、本願の請求項全体と引用発明を対比することは困難なので、対比し易いように請求項を分説に分けて、引用文献の発明と分説ごとに一致点、相違点を認定します。

また、「新規性」の判断では「進歩性」の判断と違い、主引用発明に副引用発明を組み合わせる手法をとることができないため、対比することができる引用発明は一つ（発明単位）に限られます。

新規性判断の審査

「新規性」判断の審査は次のような手順で行われます。

(1)審査官は、請求項に係る発明が「新規性」を有 していないとの心証を得た場合は、出願人に請求項に係る発明が第29条第1項各号のいず れかに該当し、特許を受けることができない旨の拒絶理由通知をします。

(2)出願人は、「新規性」を有していない旨の拒絶理由通知に対して、手続補正書を 提出して特許請求の範囲について補正をしたり、意見書、実験成績証明書等に より反論、釈明をしたりすることができます。

(3)補正や、反論、釈明により、請求項に係る発明が「新規性」を有していないとの 心証を、審査官が得られない状態になった場合は、拒絶理由は解消しますが、審査官は引き続き「進歩性」の判断をすることになります。

(4)審査官は、心証が変わらない場合は、請求項に係る発明が第29条第1項各号のいずれ かに該当し、特許を受けることができない旨の拒絶理由に基づき、拒絶査定をします。